il domain name come elemento distintivo

La notevole diffusione di Internet e il suo intenso utilizzo a fini commerciali ha spinto gli imprenditori ad adottare sempre più frequentemente un proprio sito web attraverso la registrazione di un nome a dominio, generalmente coincidente con il marchio d’impresa, al fine di pubblicizzare ma soprattutto di contraddistinguere i beni o i servizi offerti da quelli provenienti da altre imprese operanti sul mercato online.
Ciò ha consentito ai nomi a dominio utilizzati nelle attività economiche di acquisire un importante valore commerciale tale da giustificare la loro qualificazione alla stregua di segni distintivi d’impresa, con conseguente applicazione della relativa disciplina giuridica contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.), oltre che negli artt. 2598 e ss. c.c..

Nell’attuale contesto socio-economico è, dunque, di preminente importanza, per gli operatori commerciali, l’identificazione dell’attività d’impresa mediante il ricorso ad una pluralità di segni distintivi, al fine di garantire la riconoscibilità sul mercato dei propri prodotti e servizi e da orientare le scelte di acquisto dei consumatori.

Ma cosa sono i “segni distintivi di impresa”?

Con tale dicitura si suole fare riferimento a tutti i segni che possono essere utilizzati dall’imprenditore per identificare sul mercato la propria impresa e dei quali l’imprenditore si avvale per differenziare la propria attività.

Le principali categorie di segni distintivi tipici sono la ditta che corrisponde al nome commerciale dell’imprenditore e lo identifica, l’insegna che identifica i locali dell’impresa ed il marchio che contraddistingue i prodotti e/o i servizi posti in commercio dall’imprenditore.

Ma il nostro ordinamento giuridico oggi garantisce tutela anche ai segni atipici, fra i quali il domain name. Il nome a dominio è uno strumento tecnico di indirizzo del World Wide Web atto ad identificare il sito internet dell’impresa titolare che mira in tal modo a farsi conoscere sfruttando l’ampia platea di utenza del web e attraverso cui provvede anche alla gestione delle eventuali vendite online dei propri prodotti o servizi (c.d. e-commerce).

Oggi, dunque, il nome a dominio si annovera fra i segni distintivi d’impresa, in virtù della sua funzione individualizzante e distintiva dell’attività svolta dal suo titolare. Il codice della proprietà industriale ha riconosciuto esplicitamente la natura di segno distintivo anche al nome a dominio, introducendo all’art. 12 c.p.i. il principio di unitarietà dei segni distintivi.

In forza di tale principio, da un lato sussiste il divieto di registrare un marchio interferente con un precedente segno distintivo già noto (quale un nome a dominio), e dall’altro è vietato utilizzare un segno distintivo interferente con un precedente marchio.

Il principio di unitarietà dei segni distintivi

Tra le varie tipologie dei richiamati segni distintivi esiste una stretta connessione e ciò in virtù del c.d. principio di unitarietà dei segni distintivi.

In forza di questo principio si attribuisce rilievo all’identità o alla somiglianza tra segni di specie diversa (ad esempio tra marchio e nome e dominio), quando ciò possa determinare posizioni confusorie e situazioni di indebito vantaggio e di indebito approffittamento del segno altrui.

Il principio di unitarietà dei segni distintivi comporta, dunque, che l’adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce al suo titolare il diritto di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive. In altre parole, secondo il principio di unitarietà dei segni distintivi, i diritti di esclusiva su un segno distintivo si estendono anche in relazione alle funzioni proprie degli altri segni, e ciò corrisponde alla ratio secondo cui i diversi segni distintivi assolvono alla stessa funzione e, pertanto, è necessario regolare l’eventuale conflitto fra di essi.

Il principio di unitarietà dei segni distintivi viene trattato dal Codice della Proprietà Industriale con la previsione di cui all’art. 22 c.p.i. secondo cui:

«1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.».

Tale divieto è esteso, dal secondo comma del medesimo articolo, anche ai prodotti e servizi non affini, quando il marchio gode di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebiti vantaggi dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o reca pregiudizio agli stessi.

Con l’incremento di Internet e l’aumento dell’importanza della rete negli ultimi decenni è stato rivoluzionato il modo di operare delle imprese ed il modo in cui si presentano al pubblico. In questo contesto, i nomi a dominio sono diventati un elemento determinante per l’identità online di un marchio, creandosi una complessa relazione tra nomi a dominio e marchi.

Cos’è un Nome a Dominio?

Concepiti inizialmente per agevolare la memorizzazione degli indirizzi delle pagine web da parte degli utenti della rete, i domain names hanno progressivamente assunto una valenza distintiva che, inevitabilmente, è entrata a far parte del sistema di tutela dei segni distintivi operante prima dello sviluppo di Internet.

Come noto, la trasmissione di dati fra i computer collegati alla rete Internet avviene tramite alcuni protocolli di comunicazione standardizzati, fra i quali il TCP (Transmission Control Protocol) e l’IP (Internet Protocol). Al fianco di detti protocolli, oggi altrettanto essenziale al funzionamento di Internet e del World Wide Web è il Domain Name System (DNS).

A differenza del passato in cui ciascun sito web era identificato da una stringa numerica la cui memorizzazione era alquanto difficoltosa per l’essere umano, a partire dagli anni ’80 si è iniziato ad adottare un sistema di nomi a dominio che consente di tradurre ciascun indirizzo IP in una sequenza di lettere maggiormente ricordabile per l’utente umano, in quanto ad esempio facente riferimento al nome del titolare del sito web o alla sua attività.

Il nome a dominio è una espressione alfanumerica che può essere formata nella maniera più varia.

Le regole del Nome a Dominio

Tale sequenza di lettere e/o di numeri è posta tra un prefisso che caratterizza ogni sito web (“www”) e la parte finale definita Top Level Domain (TLD), ovvero l’estensione indicativa o dell’ambito territoriale nel quale è avvenuta la registrazione del dominio (detta Country code Top Level Domain o ccTDL, come ad es.: .it; .fr; .es; .de;) o del tipo di attività svolta in rete dal soggetto tramite il proprio sito (fra cui, ad es.: .com; .net; .org; .info).

Così composto, un nome a dominio non può che essere assegnato ad un solo soggetto. Il procedimento di registrazione è retto da due principi: il principio dell’unicità del nome a dominio, secondo cui non possono coesistere nel web due domini identici, e il principio del “first come first served”, in forza del quale l’assegnazione dei nomi a dominio avviene esclusivamente seguendo l’ordine cronologico delle richieste.

In linea di principio, il criterio della precedenza temporale della richiesta dovrebbe impedire l’insorgenza di situazioni di confondibilità fra i nomi a dominio, essendo astrattamente impossibile una piena identità fra essi. Valendo il principio del “first come first served” mancano organi preposti allo svolgimento di un esame preliminare volto a verificare la confondibilità delle nuove domande rispetto alle registrazioni preesistenti e a valutarne la buona fede.

Da ultimo, in qualità di segno distintivo d’impresa, un altro principio fondamentale è il divieto di registrazione di un nome a dominio identico o simile ad un segno distintivo altrui (principio di unitarietà dei segni distintivi), la cui violazione costituisce un’ipotesi di contraffazione.

Parallelamente allo sviluppo e all’incremento dell’importanza economica della rete, il crescente interesse per i nomi a dominio, in quanto attrattivi, suggestivi e nella maggior parte dei casi corrispondenti ai marchi ha generato nel settore commerciale fenomeni di accaparramento di nomi a dominio (cioè a registrazioni effettuate in serie di un elevato numero di denominazioni, c.d. cybersquatting) ed a contenziosi sempre più frequenti dinanzi all’autorità giudiziaria.